Vormmerk Capri-Sun doorprikt: hoe bescherm ik de vorm van mijn merk?
06/06/2019

De rode zool van Louboutin, de fles van Malibu en de chocoladerepen van Kit-Kat of Toblerone: weinig dingen zijn zo herkenbaar als een geslaagd vormmerk. De mooi ogende en specifieke vorm van een product trekt de consument aan en stelt hem in staat om meteen een link te leggen met een merk. Niet verwonderlijk dat bedrijven er vaak voor kiezen om naast de naam (woordmerk) en het logo (beeldmerk) ook de kenmerkende vorm te laten beschermen. Een merkinschrijving bekomen voor die vorm is echter niet zo vanzelfsprekend, zoals ook Capri-Sun de afgelopen jaren aan den lijve ondervond.

Capri-Sun, de producent van het nostalgische fruitsapje, registreerde de vorm van haar verpakking jaren geleden al als vormmerk. Op die manier trachtte zij het exclusieve gebruiksrecht op de typische vorm van haar sta-zakje te garanderen. Na jaren van procedure lijkt zij binnen de Benelux alvast haar bescherming van de vorm te zullen verliezen, nadat de Advocaat-Generaal voor de Nederlandse Hoge Raad tot de conclusie kwam dat het vormmerk van Capri-Sun nietig is. En dus stelt zich de vraag: wat zijn de voorwaarden waaraan een vormmerk moet voldoen?

Onderscheidend vermogen
Eén van de belangrijkste  criteria waaraan het merk moet voldoen om te kunnen beschermd worden is het onderscheidend vermogen. Dit betekent simpelweg dat een consument moet begrijpen dat het merk afkomstig is van een bepaalde onderneming. Die voorwaarde stelt zich trouwens voor alle merken, evengoed voor woord/beeld/geluid-en kleurmerken.

Voor vormmerken wordt die drempel opgetrokken: een vorm kan slechts als merk worden ingeschreven wanneer het significant afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is.

Uitsluitingsgronden
Omdat het niet wenselijk is dat om het even welke vormen kunnen worden gemonopoliseerd is de merkbescherming van een vorm in drie gevallen uitgesloten:

  • het merk bestaat uitsluitend uit een vorm die door de aard van het waar wordt bepaald;
  • het merk bestaat uitsluitend uit een vorm die een wezenlijke waarde geeft aan de waar;
  • het merk bestaat uitsluitend uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;

Die uitsluitingsgronden spannen een wijd net. Zo kan de vorm van een raam uiteraard niet worden beschermd, aangezien die vorm essentieel is voor de toepassing waarin ze wordt gebruikt. Een LEGO blok is een bouwsteen, waardoor de vorm intrinsiek verbonden is met haar functie (lees: niet beschermbaar). De roterende scheerkoppen van Philips zijn dan weer noodzakelijk om een technische uitkomst te bekomen, en kunnen in naam van de innovatie niet worden gemonopoliseerd via het merkenrecht.

Vooral die derde uitsluitingsgrond (een vorm mag niet noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te bekomen) wordt in de rechtspraak vaak gehanteerd om een vormmerk nietig te verklaren. Zo ook in de bovenvermelde zaak, waarin Capri-Sun een concurrent voor de rechtbank trok nadat deze fruitsap op de markt bracht in gelijkaardige sta-zakjes. De Nederlandse rechtbanken zijn echter van oordeel dat het vormmerk van Capri-Sun kenmerken bevat die noodzakelijk zijn om dezelfde technische uitkomst te bekomen en verklaarde het merk nietig. De sta-verpakking, bedoeld om gemakkelijk in een brooddoos te passen en daarna terug recht te zetten om uit te drinken, kan niet exclusief aan één bedrijf worden toegekend. De Hoge Raad zal binnenkort een definitief oordeel vellen en volgt allicht de conclusie van haar Advocaat-Generaal.

Minder streng in België?
Opvallend is dat Capri-Sun in België wel een slag wist thuis te halen en daarmee binnen Europa zowat alleen staat. De Brusselse rechter maakte destijds nochtans terecht het onderscheid tussen enerzijds vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen en anderzijds vormen die als bijkomstigheid een technisch effect hebben. Zij plaatste het Capri-Sun sta-zakje onder de tweede groep en bevestigde de merkbescherming van deze vorm. Daaruit besluiten dat de beoordeling van vormmerken in België minder streng verloopt is wat kort door de bocht, maar het geeft merkhouders die de voorwaarden van een vormmerk vooraf grondig bestuderen allicht wel wat ademruimte.

Conclusie
Een vormmerk biedt het voordeel van grote herkenbaarheid bij het publiek maar is moeilijker te bekomen dan de klassieke woord-en beeldmerken. De uitdaging zal zijn om het merk op een manier te registreren die voldoende onderscheidend is en toch niet de indruk wekt dat zij noodzakelijk is voor het bekomen van een technische uitkomst. Een grondige analyse naar de voorwaarden zal essentieel zijn om te voorkomen dat de inschrijving wordt afgewezen of ze gaandeweg nietig wordt verklaard.

 

 

Jef De Foer
jef@siriuslegal.be

 

Voir aussi : Sirius Legal


Click here to see the ad(s)
Tous les articles Droit de la propriété intellectuelle

Derniers articles Droit de la propriété intellectuelle

L'État belge peut revendiquer un nom de domaine en tant que « titulaire naturel »
18/10/2019

Le 8 avril 2019, la Cour d'appel de Gand a décidé que le nom de domaine « brandweer.be &...

L'État belge peut revendiquer un nom de domaine en tant que « titulaire naturel » Read more

Facilitating patent applications: no formal requirements for transfer of priority rights
04/10/2019

Recently the Court of Appeal of The Hague handed down an important decision on the issue of the transfer of priority right...

Read more

Digital content makers’ do’s & don’ts in the Digital single market
30/09/2019

The Directive (EU) 2017/790 on copyright and related rights in the Digital Single Market was adopted by the Euro...

Digital content makers’ do’s & don’ts in the Digital single market Read more

Le Tribunal de l'UE annule la marque aux trois bandes verticaux d'Adidas
26/09/2019

Dans son arrêt du 19 juin 2019 (T-307/17), le Tribunal de l'Union européenne a confirmé que la mar...

Le Tribunal de l'UE annule la marque aux trois bandes verticaux d'Adidas Read more

LexGO Network